Art 1166 do CC » Jurisprudência Atualizada «

Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoasjurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o usoexclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.

Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o territórionacional, se registrado na forma da lei especial.

JURISPRUDÊNCIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DE USO. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.019, II, CPC. NOME COMERCIAL. MESMA ATIVIDADE. PROTEÇÃO. CONFUSÃO. PRIMEIRO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. INDEPENDE DE REGISTRO NO INPI. ARTIGOS 1.063 E 1.066 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A juntada de documentos necessários à análise do recurso com a resposta pelo agravado tem garantia expressa no artigo 1.019, II, do CPC. 2. O nome empresarial merece proteção no limite da unidade da federação de jurisdição da Junta Comercial. Inteligência do artigo 1.166 do Código Civil. 2.1. No caso, resta comprovado que a agravante registrou o nome empresarial perante a Junta Comercial do Distrito Federal antes da agravada, sendo que o prosseguimento do uso do nome comercial pela agravada em sua atividade empresarial implica risco de dano grave ou irreparável à agravante, dada a possibilidade de confusão entre os potenciais consumidores, e considerando-se o enquadramento da agravada na mesma classe de atividade da empresa agravante. 3. O nome comercial merece proteção independentemente do registro da marca perante o INPI. Inteligência dos artigos 1.063 e 1.066 do Código Civil. 4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (TJDF; AGI 07223.16-96.2020.8.07.0000; Ac. 131.1421; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 21/01/2021; Publ. PJe 02/02/2021)

NOME EMPRESARIAL. AÇÃO INIBITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DECRETO DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.

Reconhecimento do uso indevido do nome empresarial pela autora, passível de causar confusão junto ao público consumidor. Interpretação do art. 1.166 do CC/2002, com prevalência da anterioridade do registro, conjugada a atuação num mesmo ramo de atividade comercial e na mesma unidade federariva. O pleito inibitório, no entanto, tal qual formulado na peça inaugural, induz a afirmação da exclusividade do nome de um santo (São Judas Tadeu) pela recorrida, o qual, em si mesmo, isoladamente considerado, é, obviamente, inapropriável, não podendo lhe pertencer, porquanto vinculado ao exercício de fé religiosa. Para a análise da colidência de nomes empresariais, há de se levar em conta a utilização de termos comuns, que causam, com o fim de proteção, um seríssimo abrandamento na exclusividade. Necessidade de comparação por inteiro, realçadas as características do elemento de fantasia empregado, em consonância com a IR DREI 81/2020. Decreto de improcedência. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; AC 1016596-19.2019.8.26.0344; Ac. 14562502; Marília; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Fortes Barbosa; Julg. 22/04/2021; DJESP 27/04/2021; Pág. 1512)

MARCA. AÇÃO INIBITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DECRETO DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.

Colisão entre a propriedade industrial de titularidade da recorrida e o nome empresarial registrado pela recorrente perante a Junta Comercial do Estado do Paraná. Afirmada falta de fundamentação quando da rejeição de embargos de declaração opostos à sentença. Imprópria formulação de uma contestação à sentença, o que é totalmente irregular e ensejou, pura e simplesmente, a reiteração do mesmo convencimento formado pelo magistrado e antes exposto, sem a necessidade de acréscimos. Decisão fundamentada, diante da falta de enquadramento junto ao art. 1.022 do CPC/2015. Nulidade processual descaracterizada. Preliminar rejeitada. Ausência, quanto ao mérito, da promoção de confusão junto ao público consumidor. Interpretação do artigo 1.166 do CC/2002. Manutenção de atividades empresariais em localidades distantes e sem demonstração de efetiva sobreposição. A expressão Ecosolo não é utilizada pela ré para a identificação de produtos. Ilicitude descaracterizada. Possibilidade ampla de convivência. Improcedência. Sentença reformada. Inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso provido. (TJSP; AC 1059319-43.2018.8.26.0100; Ac. 14291246; São Paulo; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Fortes Barbosa; Julg. 20/01/2021; DJESP 29/01/2021; Pág. 2665)

APELAÇÃO CÍVEL.

Danos Morais. Alegação da autora Fotobras Indústria e Comércio Ltda. De que tem como uma de suas sócias a também autora Fenix Participações e Empreendimentos Ltda. Assertiva de que a ré SERASA, por engano, acabou vinculando o CNPJ de outra empresa homônima à autora Fenix, como se fosse sócia da autora Fotobras, o que acarretou transtornos e prejuízos, em especial a perda de crédito de mais de R$100.000,00 mensais que possuía junto a uma empresa fornecedora. Perda de crédito que decorreu da verificação, pela fornecedora, de que a empresa por engano vinculada à autora Fotobras possuía pendências. Pretensão, diante disso, de ressarcimento dos danos morais decorrentes do episódio. Sentença de procedência, com condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00. Insurgência desta última. Acolhimento em parte. Engano da ré ao vincular CNPJ de empresa homônima à autora Fenix que é inescusável, sobretudo se considerada a regra expressa do art. 1.166 do Código Civil, no sentido de que o nome empresarial goza de proteção e exclusividade apenas no âmbito do Estado em que situada. Empresa homônima localizada no Estado da Bahia, o que era suficiente a afastar a vinculação realizada. Prejuízos experimentados pela autora Fotobras que são incontestes, a autorizar o ressarcimento moral, que fica mantido em R$10.000,00. Danos morais alegados pela autora Fenix, todavia, não demonstrados, devendo o pedido inicial ser julgado improcedente em relação a ela. Regularização procedida pela ré, na via extrajudicial, que é insuficiente a afastar o dano moral constatado. Sentença reformada, apenas para julgar o pedido inicial improcedente em relação à autora Fenix, ficando mantida quanto ao mais. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; AC 1039306-26.2018.8.26.0002; Ac. 14144100; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 13/11/2020; DJESP 17/12/2020; Pág. 2258)

MARCA. AÇÃO INIBITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA.

Colisão entre a propriedade industrial de titularidade da recorrente e nome empresarial registrado pela recorrida. Preliminar rejeitada. Ausência de violação da competência absoluta conferida à Justiça Federal. Análise da efetiva e concreta prática dos atos de violação propostos, estabelecido litígio entre particulares. Ausência da promoção de confusão junto ao público consumidor. Manutenção de atividades empresariais em localidades muito distantes e sem demonstração de efetiva sobreposição. Interpretação do artigo 1.166 do Código Civil de 2002. Sentença mantida. Verba honorária majorada. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1000299-47.2018.8.26.0157; Ac. 13345508; Cubatão; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Fortes Barbosa; Julg. 21/02/2020; DJESP 02/03/2020; Pág. 2117)

NOME EMPRESARIAL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA.

Vulneração de nome empresarial com registro anterior. Aplicação dos arts. 1.663 e 1.166 do CC/2002. Pleito cominatório procedente. Cobranças em nome da requerida endereçadas ao e-mail da autora. Dano moral descaracterizado. Parcial procedência. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1003103-97.2019.8.26.0562; Ac. 13303112; Santos; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Fortes Barbosa; Julg. 11/02/2020; DJESP 14/02/2020; Pág. 2444)

APELAÇÃO. COMPRA ONLINE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada procedente em parte para condenar uma das rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 443,82 e por danos morais na monta de R$ 4.439,20. Recurso da autora buscando a reforma do julgado para julgar procedente a ação em relação à segunda ré e majorar a indenização por danos morais e os honorários advocatícios. Recurso da ré Liani Matte-ME pleiteando a improcedência da demanda. Autora que realizou a compra inicialmente através do site da ré RN Comércio, sendo posteriormente redirecionada ao site da corré Liani Matte. Intermediação do negócio jurídico que caracteriza a relação de consumo. Artigos 18, caput e 20, caput do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de elementos nos autos que demonstrem que a ré Liani Matte (Casa Belo Lar) tenha participado do negócio jurídico. Site da compra e procedimento administrativo no PROCON que indicam CNPJ de pessoa jurídica diversa, com sede em outro estado, supostamente com o mesmo nome fantasia. Proteção do nome empresarial que tem abrangência estadual. Inteligência do artigo 1.166 do Código Civil. Verba bem fixada pelo Juízo a quo a título de danos morais. Juros moratórios que devem ser contados a partir da citação, o que se reconhece de oficio por se tratar de matéria de ordem pública. Inversão da sucumbência. Majoração dos honorários advocatícios por força do artigo 85, §11º do Código de Processo Civil. Sentença reformada. Recurso da autora provido em parte e recurso da ré provido. (TJSP; AC 1007456-73.2016.8.26.0664; Ac. 13208885; Votuporanga; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Augusto Genofre Martins; Julg. 19/12/2019; DJESP 22/01/2020; Pág. 8144)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA MISTA "YPÊ". PROPRIEDADE INDUSTRIAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO DO INPI NO CASO CONCRETO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL (PRECEDENTE) E MARCA.

1. A definição da qualidade da intervenção do INPI na ação de nulidade de registro de marca perpassa pela análise da causa de pedir, sempre levando em conta que a pretensão em comento encarta, principalmente, o interesse público, impessoal, de fiscalização e regulação da propriedade industrial, com o necessário estímulo ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, assegurando-se a livre iniciativa, a observância da função social da propriedade e a proteção do mercado consumidor. Precedente: RESP 1.264.644/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2016, DJe 09.08.2016. Hipótese em que a atuação processual autárquica deu-se a título de intervenção sui generis, de assistente especial (ou até como amicus curiae), inclusive por se dar de forma obrigatória e tendo a presunção absoluta de interesse na causa. Não caracterizado o litisconsórcio passivo necessário apontado pelo Tribunal de origem. 2. A atual Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) adotou o sistema atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a necessidade de registro como regra, mas atribuindo "direito de precedência" ao utente de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129. 3. Consoante assente em precedentes da Terceira Turma, revela-se possível o exercício do direito de precedência mesmo após a concessão do registro da marca (ou seja, no bojo de ação judicial de nulidade), desde que observado o principio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor (RESP 1.673.450/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.09.2017, DJe 26.09.2017; e RESP 1.464.975/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01.12.2016, DJe 14.12.2016). 4. A tutela do nome comercial, no âmbito da propriedade industrial, assim como a marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor. 5. Não obstante, as formas de proteção a tais institutos não se confundem. Em razão do chamado princípio da territorialidade, a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional caso seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas do país (artigo 1.166 do Código Civil). 6. Por sua vez, o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei nº 9.279/96). 7. É certo que o inciso V do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial preceitua a irregistrabilidade de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos. 8. Contudo, o exame da colidência entre o nome empresarial e a marca não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar em consideração o princípio da territorialidade supracitado (artigo 1.166 do Código Civil), além do princípio da especialidade (possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor). 9. No presente caso, como é incontroverso nos autos: (a) ambas as partes atuam no mesmo segmento de mercado - prestação de serviços de construção e engenharia -, malgrado tenham sede em regiões diferentes do Brasil (a autora em Brasília - DF e a ré em São Paulo - SP); (b) embora a constituição da autora (CONSTRUTORA IPÊ Ltda. ) tenha se dado em 1961, bem antes da constituição da ré (YPÊ ENGENHARIA Ltda. ), foi esta quem diligenciou no sentido de registrar o signo em questão ("YPÊ"), tendo efetuado o depósito em 11.08.1994; (c) somente nove anos depois (em 16.04.2003), a autora fez o depósito do pedido de registro da marca "CONSTRUTORA IPÊ"; e (d) a demandante não realizou o registro complementar de seus atos constitutivos nas Juntas Comerciais de todos os Estados da Federação. 10. Nesse quadro, sem olvidar o direito de precedência alegado pela autora, constata-se que o deslinde da controvérsia resolve-se à luz dos princípios da territorialidade e da especialidade, não merecendo reparo o acórdão regional que pugnou pela possibilidade de coexistência do nome da sociedade empresária (cujos atos constitutivos foram inscritos apenas em Brasília - DF) com a marca da ré, cujo registro encontra proteção em todo território nacional, não se extraindo da causa de pedir inserta na inicial (nem da sentença de procedência ou das contrarrazões da apelação) elementos demonstrativos de potencial confusão do público consumidor ou de associação indevida. 11. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1.494.306; Proc. 2014/0063195-5; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 07/11/2019; DJE 18/12/2019)

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÕES ORDINÁRIAS. MARCA "RACIONAL". REGISTRO EXTINTO. PRAZO DE VIGÊNCIA EXPIRADO. REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO. EFEITOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO ALEGADA. NOMES COMERCIAIS "RACIONAL ENGENHARIA LTDA. " E "RACIONAL INDÚSTRIA DE PRÉ-FABRICADOS LTDA. ". CONFUSÃO NÃO COMPROVADA. COINCIDÊNCIA DE UM ÚNICO VOCÁBULO. PALAVRA DE USO COMUM. PROTEÇÃO NA CIRCUNSCRIÇÃO DA UNIDADE FEDERATIVA DE COMPETÊNCIA DA JUNTA COMERCIAL (ART. 1.166 DO CC/2002). SÚMULAS N. 7 DO STJ E 284 DO STF.

1. Extinto o registro da marca em decorrência do fim do prazo de sua vigência, em 2002 (art. 142, I, da Lei n. 9.279/1996 - Lei de Propriedade Industrial), o titular de tal marca perde seus direitos. No presente caso, não há como reexaminar os elementos fático-probatórios com o propósito de aferir se a recorrente obteve sucesso administrativamente na prorrogação do registro da marca "RACIONAL". Como o Tribunal não se manifestou sobre esses documentos no julgamento dos embargos de declaração, caberia à recorrente invocar violação do art. 535 do CPC/1973, o que não fez. Incidência das vedações contidas nas Súmulas n. 7 do STJ e, por analogia, 284 do STF. 2. Recurso Especial que não menciona nenhum dispositivo legal - supostamente contrariado - que disponha sobre a alegação da recorrente de ser "intuitivo" que o registro da marca permanece válido durante o trâmite do respectivo pedido de prorrogação. A norma do art. 142, I, da Lei n. 9.279/1996, além de ter sido mencionada de passagem, apenas estabelece uma das hipóteses de extinção do registro. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF. 3. Caso em que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, concluiu que os nomes comerciais das empresas litigantes, "Racional Engenharia Ltda. " e "Racional Indústria de Pré-Fabricados Ltda. ", não geram confusão entre os clientes, destacando que tais pessoas jurídicas (I) encontram-se sediadas, respectivamente, em São Paulo - SP e em Curitiba - PR, (II) coexistem desde 1989 e (III) possuem atividades diversas, embora relacionadas à construção civil. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Ausente na sentença e no acórdão recorrido a indicação de fatos ou de atos praticados pela recorrida que impliquem concorrência desleal e efetivo desvio de clientela, acrescento que eventual e pontual equívoco por parte de terceiro constitui erro grosseiro, sobretudo porque os nomes da autora e da ré são muito diferentes, havendo coincidência de um único vocábulo, de uso comum, e foram constituídas em diversas unidades da federação. Ademais, no nome comercial da ré consta a específica área de atuação no mercado de "pré-fabricados", o que facilmente a distingue da abrangente atuação da autora no mercado da construção civil. 5. "A tutela ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de competência da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais" (RESP n. 1.184.867/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 6/6/2014). No presente caso, não consta que o ato constitutivo da autora foi arquivado em diferentes entes federativos nem há notícia de que tenha sido requerida proteção nacionalmente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e desprovido. (STJ; REsp 1.154.627; Proc. 2009/0146272-6; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 20/08/2019; DJE 26/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE NOME COMERCIAL E MARCA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Sentença de parcial procedência, que acolheu em parte a pretensão inicial, afastando a reparação por danos morais. Recurso da parte ré. Alegada possibilidade de uso concomitante das expressões "metal oeste" e "cedro metal oeste" por estarem as empresas distantes uma da outra, por não ser a designação idêntica e por se tratar de pala vra de uso comum, sem exclusividade pela autora. Argumentação afastada. Autora que possui seus registros constitutivos arquivados na junta comercial do estado de Santa Catarina (jucesc) com o nome empresarial de "metaloeste metalúrgica e funilaria Ltda. Me", e que, além disso, também registrou a marca "metal oeste" no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Parte ré que, atuando na mesma região deste estado e no mesmo nicho de mercado da autora, se apresenta como "cedro metal oeste", cuja expressão "cedro" vem propositalmente diminuída para exteriorizar, tão somente, a designação "metal oeste". Proteção ao nome empresarial da autora que decorre automaticamente do arquivamento dos seus registros na junta (artigo 33 da Lei nº 8.934/1994) e que lhe assegura uso exclusivo dentro dos limites do estado (artigo 1.166 do Código Civil). Além disso, exclusividade quanto ao uso da marca em todo território nacional que decorre do artigo 129 da Lei n. 9.279/1996. Sentença que merece ser mantida. Ademais, alegada inviabilidade de compensação dos honorários advocatícios. Sentença prolatada ainda sob a égide do código de processo civil de 1973. Compensação, à época, admitida diante do Enunciado N. 306 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AC 0001019-85.2009.8.24.0065; São José do Cedro; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Mariano do Nascimento; DJSC 12/02/2019; Pag. 315)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. REGISTRO. NULIDADE. COLIDÊNCIA ENTRE MARCA E NOME COMERCIAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. I. "A

Vedação de registro de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação (art. 124, V, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada restritivamente e em consonância com o art. 1.166 do Código Civil. Enunciado nº 2 na I Jornada de Direito Comercial do STJ/CJF. II. Um dos princípios básicos do sistema marcário é o da especialidade da proteção, implicando em que a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa, de acordo com o mercado pertinente e segundo o critério econômico da utilidade. Doutrina. III. A prova dos autos indica que a proprietária da marca "DOCEPAN" tem como público-alvo uma faixa mais estreita de clientes, geralmente empresas que pagam um valor mais elevado e que as vezes até exigem licitação antes de fechar contrato, e atua na industrialização e comercialização de aditivos para panificação, incluindo importação e exportação, enquanto a empresa que tem o nome comercial "DOCEPAN" atua na fabricação e comércio varejista de pão/padaria/delicatessen, cuja coexistência não se revela suscetível de causar confusão ou associação, o que afasta o óbice previsto no inc. V do art. 124 da LPI. lV. Apelação conhecida e provida. (TRF 2ª R.; AC 0014351-18.2014.4.02.5101; Segunda Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Marcello Granado; Julg. 24/04/2018; DEJF 08/05/2018) 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. REGISTRO. NULIDADE. COLIDÊNCIA ENTRE MARCA E NOME COMERCIAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. TEORIA DA DILUIÇÃO. I. "A

Vedação de registro de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação (art. 124, V, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada restritivamente e em consonância com o art. 1.166 do Código Civil. Enunciado nº 2 na I Jornada de Direito Comercial do STJ/CJF. II. "Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes ". AgInt no REsp 1.338.834/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe de 23/02/2017.. III. Marcas fracas, que não ostentam alto grau de reconhecimento nem sejam muito criativas, afastam a aplicação da teoria da diluição, que consiste no direito do titular de proteger contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo de sua marca. lV. Os conjuntos marcários das empresas litigantes são gráfica e visualmente distintos, não havendo risco de confusão ou associação indevida pelos consumidores, mormente considerando que a marca da empresa ré possui configuração visual própria e foi concedida na forma mista. V. Apelação conhecida e não provida. (TRF 2ª R.; AC 0021185-03.2015.4.02.5101; Segunda Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Marcello Granado; Julg. 24/04/2018; DEJF 08/05/2018) 

EMPRESARIAL. MARCA. NOME. CORRESPONDÊNCIA NOMINAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. NECESSIDADE DE TUTELA DA BOA-FÉ E PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA.

1. O apelado, de fato, já se utilizava da marca mista "Marco Zero ", para identificar sua prestação de serviços em cursos de informática desde 1991; a apelante, por sua vez, registrou o nome empresarial "Escola de Educação Infantil Marco Zero" em 1993; por fim, o recorrido registrou pedido de depósito do signo mercantil "Marco Zero" perante o INPI em 2002. 2. A apelante se dedica, exclusivamente, à educação infantil e o apelado, tão-somente, a cursos profissionalizantes. notadamente de informática. em bases territoriais diversas. Inexistência de suscetibilidade de confusão (art. 124, V, da Lei nº 9.279/1996). O STJ tem se utilizado dos critérios de "especialidade" e "territorialidade" (art. 1.166 do Código Civil) para preservar a marca em casos símiles. 3. A diferenciação é reforçada no feito sub judice já que o sinal registrado é misto. Na mesma linha, nos casos em que as expressões de fantasia são comuns, a Junta confronta os nomes por inteiro, de maneira que, em princípio, não seria inviável a coexistência de "Marco Zero Cursos de Informática" e "Escola de Educação Infantil Marco Zero ". Se a denominação não é óbice nem mesmo para o registro de outro nome empresarial parcialmente parelho, no âmbito da própria Jucesp, tampouco será empecilho para a marca registrada. 4. O art. 129, § 1º, da LPI privilegia o usuário de fato, desde que se oponha tempestivamente, quando do depósito de signo duplo no INPI, o que não ocorreu no caso. Adicionalmente, o apelado precede a apelante no uso da marca. 5. A segurança jurídica e a boa-fé do recorrido não podem ser prejudicadas em prol de uma incúria. quanto à tutela marcária. da recorrente (dormientibus non sucurrit ius). 6. Apelação não provida. (TRF 3ª R.; AC 0010462-18.2005.4.03.6112; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira; Julg. 10/04/2018; DEJF 17/04/2018) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.

Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Limitação da pena pecuniária. Mero pleito ao final da peça recursal, despido de qualquer fundamentação. Falta de dialeticidade. Não conhecimento do ponto. Julgamento ultra petita. Alegação de que a autora se limitou a requerer a abstenção do uso da marca. Insubsistência. Demandante que confunde os conceitos de marca, nome empresarial e título do estabelecimento. Fundamentação da exordial que abrange todos os referidos institutos. Ausência de nulidade. Mérito restrito ao nome empresarial e título de estabelecimento. Suposta ausência de concorrência desleal, sob o argumento de que o público alvo de ambas as partes é diverso. Tese afastada. Empresas com nomes e títulos similares. Identidade no ramo de atuação e localização na mesma cidade, que podem causar confusão aos consumidores. Abstenção do uso do nome empresarial e título do estabelecimento que deve ser mantida. Respeito ao princípio da novidade. Inteligência dos artigos 1.163 e 1.166 do Código Civil e artigos 33 e 34 da Lei n. 8.934/1994. Minoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Afastamento. Valor fixado na origem que se mostra adequado às particularidades do caso concreto. Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido. (TJSC; AC 0500587-48.2012.8.24.0018; Chapecó; Câmara Especial Regional de Chapecó; Relª Desª Bettina Maria Maresch de Moura; DJSC 16/05/2018; Pag. 441) 

NOME EMPRESARIAL. AUTORA QUE BUSCA COMPELIR A RÉ A ALTERAR NOME EMPRESARIAL, EM RAZÃO DE SEMELHANÇA COM O SEU. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

Apelação da ré. Autora que, depois de proferida a sentença, alterou seu nome empresarial que, assim, não guarda mais qualquer semelhança com o da ré. Falta de interesse de agir superveniente, na medida em que não há mais utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter (DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES). Ainda que assim não o fosse, a improcedência seria medida de rigor, uma vez que a proteção do nome empresarial é limitada ao âmbito estadual (art. 1.166 do Código Civil) e as partes foram constituídas em Estados distintos. Reforma da sentença apelada, extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Jurisprudência no sentido de que aquele que ajuizou ação que, depois, por fato superveniente, foi extinta, arque com as verbas sucumbenciais (princípio da causalidade), que, por maioria de razão, aqui deve ser lembrada, posto que, por ato próprio, foi a autora quem deu causa à extinção processual. Apelação provida. (TJSP; APL 1037156-66.2014.8.26.0114; Ac. 11481510; Campinas; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Cesar Ciampolini; Julg. 23/05/2018; DJESP 28/05/2018; Pág. 2484)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. REGISTRO. NULIDADE. PRINCIPIO FIRST TO FILE. PRIORIDADE. SISTEMA ATRIBUTIVO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCA E NOME COMERCIAL. ATOS CONSTITUTIVOS ARQUIVADOS EM ESTADOS DIFERENTES. I. "A

Vedação de registro de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação (art. 124, V, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada restritivamente e em consonância com o art. 1.166 do Código Civil. Enunciado nº 2 na I Jornada de Direito Comercial do STJ/CJF. II. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. art. 1.166 do CC. III. A proteção ao nome empresarial, a cargo das Juntas Comerciais, decorre, automaticamente, do arquivamento da declaração de firma mercantil individual, do ato constitutivo de sociedade mercantil ou de alterações desses atos que impliquem mudança de nome, cuja proteção circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial que procedeu ao arquivamento, podendo ser estendida a outras unidades da federação, a requerimento da empresa interessada, observada Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio. DNRC. art. 61, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 1.800/96. lV. No reconhecimento da propriedade de marca o INPI obedece ao sistema atributivo e aplica o princípio first TO file, concedendo àquele que primeiro depositou a marca, atendidos os requisitos da LPI, ao contrário do sistema declaratório, em que o direito de propriedade sobre a marca é reconhecido a partir do seu uso no comércio. V. Apelação conhecida e não provida. (TRF 2ª R.; AC 0105673-90.2012.4.02.5101; Segunda Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Marcello Granado; Julg. 31/10/2017; DEJF 13/11/2017) 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONFLITO ENTRE O ELEMENTO DISTINTIVO DE NOME EMPRESARIAL E O ELEMENTO NOMINATIVO DE MARCA. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA DO NOME EMPRESARIAL. SISTEMA ATRIBUTIVO. PROTEÇÃO À MARCA PELO REGISTRO VALIDAMENTE EXPEDIDO PELO INPI. ART. 129 DA LPI. SENTENÇA ILÍQUIDA. VERBAS HONORÁRIAS DEVEM SER FIXADAS NA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia consiste em decidir se a anterioridade do nome empresarial da empresa apelada ¿COMÉRCIO E BENEFICIADORA DE ARROZ TIO MÁRIO LTDA. ¿ tem o condão de impedir o registro da marca mista ¿TIO MÁRIO¿, de titularidade da empresa autora, ora apelante. 2. Conforme posicionamento do STJ, exposto no julgamento do REsp 1.232.658/SP da relatoria da Exma. Ministra Nancy Andrighi (julgado em 12/06/2012. DJe 25/10/2012), para a aferição de eventual colidência entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção. como nome empresarial e o título de estabelecimento. não é possível restringir-se à análise do critério de anterioridade, mas deve-se também levar em consideração os princípios da territorialidade e da especialidade, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. 3. A proteção ao nome comercial está regulamentada no artigo 1.166 do Código Civil Brasileiro c/c art. 61 do Decreto nº 1.800/96 c/c art. 11 da Instrução Normativa DNRC nº 116, de 22 de novembro de 2011 e se circunscreve à Unidade Federativa de competência da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais. Por outro lado, no que tange à disciplina normativa do registro marcário, a LPI garante o uso exclusivo da marca pelo seu titular, em todo o território nacional (art. 129). Precedentes. (STJ, REsp 1.184.867/SC, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 06/06/2014, unânime). 4. O contrato social da empresa apelada foi arquivado somente na Junta Comercial do Estado da Bahia e não há evidências nos autos de que foi registrado em qualquer outro Estado da Federação. Dessa forma, o nome comercial da empresa apelada apenas está protegido no Estado da Bahia e, assim sendo, não tem o condão de impedir o registro marcário da empresa apelante. Por sua vez, o pedido de registro da marca da apelada foi depositado em data posterior ao depósito da marca da apelante. Como a proteção à marc a obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da LPI, restou demonstrada a prioridade do registro marcário da apelante. 5. A empresa apelada não arguiu direito de precedência em sede administrativa, durante o processo de concessão do registro da apelante. Portanto, não cabe agora, em sede judicial, alegar tal direito em seu favor, ante a ocorrência da preclusão. O caso concreto não se amolda à previsão legal estabelecida no art. 129, § 1º da LPI. 6. As marcas em litígio possuem o mesmo elemento nominativo e atuam no mesmo segmento mercadológico; ressaltando-se que a empresa apelante tem a precedência no depósito do pedido de registro. Assim sendo, a marca da apelada é nula, vez que resta clara a possibilidade de confusão entre os registros marcários em cotejo, incidindo na proibição regulamentada no art. 124, XIX da LPI. 7. Quanto aos valores a serem arbitrados para cada parte que sucumbiu, não havendo que falar em compensação das verbas, como permitia o CPC/1973, uma vez que já se encontrava vigente a nova Lei processual (CPC/2015), e com a alteração dos honorários em segunda instância pela condenação da parte ré ao seu pagamento, deverá ser observado o que dispõe o art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, e o art. 86 do CPC/2015, definindo-se os percentuais da verba honorária das partes quando da execução do julgado, pois se trata de sentença ilíquida. 8. Apelação parcialmente provida. (TRF 2ª R.; AC 0141513-59.2015.4.02.5101; Primeira Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Abel Gomes; Julg. 23/10/2017; DEJF 10/11/2017) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMPOR À RÉ A PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MARCA REGISTRADA DA AUTORA.

Agravada que, a priori, evidenciou ter sido constituída antes da agravante, desde então se utilizando da expressão Biolabor em seu nome empresarial, bem assim atuando no mesmo ramo, de análises clínicas. Proteção conferida pelo art. 1.166 do Código Civil. Risco à agravada demonstrado pelo risco maior de diluição em razão de sua atuação por meio de filiais espalhadas em todo o Estado. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2076934-72.2017.8.26.0000; Ac. 10844662; Taquarituba; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Claudio Godoy; Julg. 02/10/2017; DJESP 05/10/2017; Pág. 2120) 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DOAÇÃO COM CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE, OPERADA EM 24/05/1990, SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1.916, AUTORIZADA A ALIENAÇÃO ENTRE OS CONDÔMINOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ QUE MERECE PROSPERAR.

Pretendem os autores a extinção do condomínio formado em decorrência da doação registrada em seu favor e da parte ré. Gravame de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, registrado sob a égide do Código Civil de 2002. Mitigação da severidade da Lei a partir da edição da Lei nº 10.406/2002 (ncc). Embora o ncc disponha acerca do tema de forma menos rígida, abrandando a severidade do art. 1.676 do CC de 1916, de modo a permitir a liberação do bem gravado, em nenhum momento autorizou, ainda que mediante decisão judicial, a alienação pura e simplesmente, mas dispôs que, “o produto da venda converter-se-á em outros bens, sobre os quais incidirão as restrições apostas aos primeiros”. Autores que, podendo rejeitar a liberalidade nos termos do artigo 1.166 do código civil/1916 e 539 do código vigente, primeira parte, aceitaram receber o bem não obstante o gravame imposto. Ausência de postulação/demonstração de cobrança de aluguéis correspondentes às suas respectivas cotas-partes, ou que tenham feito proposta de venda das mesmas à demandada, e que esta tenha recusado. Impossibilidade de cancelamento/afastamento da cláusula de inalienabilidade com autorização para a venda do bem objeto da doação a terceiros. Manutenção do gravame que se impõe ainda que haja autorização judicial, a teor dos artigos 1.848, §2º e 1.911, parágrafo único. Eventual produto de venda que servirá para aquisição de outro (s), em sub-rogação ao primeiro, sobre o (s) qual (is) incidirá o mesmo gravame. Hipótese não ventilada na pretensão. Ausência de respaldo contratual ou legal à pretensão. Improcedência que se impõe. Reforma da sentença. Recurso a que se dá provimento. (TJRJ; APL 0037707-09.2014.8.19.0001; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Andre Emilio Ribeiro Von Melentovytch; Julg. 31/05/2016; DORJ 02/06/2016) 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E NOME EMPRESARIAL.

Demanda condenatória em dever de abstenção cumulada com pedido indenizatório, ajuizada por sociedade titular da marca mista "Lomacon" e cujo nome empresarial tem por núcleo essa mesma expressão, fundada na exploração pela ré de denominação social composta pelo vocábulo "LOMAC" para atuação no mesmo segmento econômico, relativo a prestação de serviços de terraplanagem e pavimentação, além da locação de equipamentos vinculados a tais serviços. Expressões "lomac" e "lomacon", derivadas da justaposição de abreviações alusivas às palavras "locação", "máquinas" e "construção", que, à luz da atividade empresarial exercida pelas partes, podem ser consideradas de uso comum, não gozando por isso de proteção absoluta tanto no que se refere ao nome empresarial quanto no que diz respeito ao direito marcário. Vocábulo registrado pela autora que, nesses termos, pode ser tido como marca fraca. Inteligência do art. 124, VI, da Lei nº 9.279/96. Tutela conferida ao nome empresarial a princípio restrita, ademais, aos limites do Estado no qual arquivado o ato constitutivo da sociedade empresária. Art. 1.166, caput, do Código Civil. Litigantes situadas em unidades da Federação distintas. Operações desenvolvidas pela autora concentradas na região Nordeste, ao passo que limitada a atuação da ré, microempresa, à região do Município de Castilho/SP. Impossibilidade outrossim de confusão por parte do público alvo, composto essencialmente por consumidores domiciliados nas regiões geográficas em que situadas as litigantes. Concorrência desleal e desvio de clientela não caracterizados. Sentença de procedência reformada. Apelação da ré provida para tal fim. (TJSP; APL 0008824-90.2011.8.26.0024; Ac. 9557516; Andradina; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Fabio Tabosa; Julg. 27/06/2016; DJESP 01/09/2016) 

RECURSO DE APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO INPI QUE ANULARAM O REGISTRO DE MARCA DA APELANTE E CONCEDERAM OS REGISTROS DE MARCA DA 2ª APELADA. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA AO NOME EMPRESARIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRIDA VIOLAÇÃO AO ART. 124, V, DA LPI, NO REGISTRO DA MARCA DA APELANTE. OCORRIDA VIOLAÇÃO AO ART. 124, XIX, DA LPI, NO REGISTRO DAS MARCAS DA 2ª APELADA. COLIDÊNCIA VERIFICADA ENTRE AS MARCAS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. O cerne da controvérsia é saber os limites da proteção conferida pela legislação marcária ao nome empresarial no art. 124, V, da lpi. II. O art. 1.166 do Código Civil limita a proteção ao nome empresarial ao estado em que forem registrados os atos constitutivos, podendo tal proteção ser estendida aos demais estados se houver pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais. Por outro lado, a proteção conferida pela legislação marcária tem âmbito nacional, conforme art. 129 da lpi. III. No âmbito do RESP 1.204.488/rs, o e. Superior Tribunal de justiça entendeu que, para que o nome empresarial goze de proteção em âmbito nacional, é necessário o seu registro em todas as juntas comerciais do Brasil. Além disso, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: ¿ (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos¿. lV. No caso em tela, o nome empresarial da apelante foi registrado no rio grande do sul em 02.05.1996, ao passo que o nome empresarial da 2ª apelada foi registrado no Paraná em 29.11.1982. Não há nenhuma prova nos autos de que de que as partes tenham obtido proteção ao nome empresarial em âmbito nacional. V. Com base no entendimento do STJ, no início, tanto a apelante quanto a 2ª apelada poderiam pedir o registro de marca contendo o termo ¿mobitec¿. Contudo, a apelante foi a primeira a requerer o registro de marca contendo o termo ¿mobitec¿, em 09.11.1999 (fl. 42), ao passo que a 2ª apelada apenas depositou seus pedidos de registros em 12.05.2000 e 19.07.2005 (fls. 106/107). VI. Dessa forma, diversamente do que entendeu o INPI, o registro de marca da apelante deve ser mantido. VII. Uma vez confirmada a legalidade do registro de marca da apelante, os pedidos de registro de marca da 2ª apelada, também referentes ao termo ¿mobitec¿, passaram a encontrar óbice não mais na reprodução do nome empresarial da apelante, mas sim na reprodução de sua marca, depositada anteriormente. VIII. Reprodução e colidência observada entre as marcas, devendo ser declarados nulos os registros de marca da 2ª apelada. IX. Apelação provida. (TRF 2ª R.; Rec. 0814622-67.2009.4.02.5101; Segunda Turma Especializada; Relª Desª Fed. Simone Schreiber; Julg. 11/12/2014; DEJF 13/01/2015; Pág. 191) 

APELAÇÕES CÍVEIS.

Ação anulatória de ato jurídico c/c indenização por danos morais e materiais. Discussão entre a sociedade empresária e ex-sócio acerca da titularidade do nome de domínio na internet e sua respectiva transferência a terceiros. Sentença de parcial procedência. Apelação do réu (ex-sócio). Alegação de que registrou o domínio em seu nome e, como detentor do login e senha de acesso, tem o poder de transferi-lo livremente a qualquer interessado. Inexistência de norma infraconstitucional específica acerca da matéria. Registro de nome de domínio no Brasil regido pela resolução nº 008/08, do comitê gestor da internet no Brasil – Cgi. Prova documental no sentido de que o registro foi feito pelo réu na qualidade de sócio e funcionário da empresa autora, tanto que fez constar logo abaixo do seu nome, o nome da empresa e o endereço desta. Dados que constam do registro pertencentes à sociedade empresária e não à pessoa física. Existência de nota fiscal no nome da sociedade autora, discriminando o serviço de renovação do domínio. Ademais, efetivação do registro que demanda o fornecimento de dados válidos do titular. Registro efetuado com o pré-nome acrescido da alcunha do requerido e não seu nome próprio. Outrossim, arquivamento dos atos constitutivos da empresa na junta comercial que conferem proteção ao nome empresarial e exclusividade do uso do nome no território catarinense. Domínio "csmtelecom. Com" que se identifica, ainda que parcialmente, com o nome empresarial CSM telecomunicações Ltda, da qual a autora é titular inconteste. Aplicação das normas protetivas do art. 1.166 do Código Civil e art. 33 da Lei nº 8.934/94. Transferência da titularidade do domínio que se revelou ilícita, o que implica na devida reparação. Configuração da má-fé do requerido. Ato que impossibilitou o uso adequado do website pela requerente, local em que administrava cerca de 3.000 (três mil) contas de e-mails de seus clientes. Inviabilização dos serviços de internet que desqualificou a imagem da autora perante seus clientes, abalando sua boa reputação no meio social. Ato ilícito configurado. Dever de indenizar. Artigos 186 e 927 do Código Civil. Dano moral devido. Recurso conhecido e não provido. Apelação da autora. Protocolo de petição, informando a realização de acordo entre a autora e a segunda requerida. Ajuste subscrito por procuradores com poderes para transigir. Homologação que se impõe. Composição amigável que evidencia a falta de interesse da parte no recurso. Circunstância que acarreta a extinção parcial do procedimento recursal, já que houve manifestação expressa da intenção na continuidade do feito em relação ao primeiro requerido. Exame recursal parcialmente prejudicado. Pleito de majoração dos danos morais. Valor arbitrado na sentença que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Vedado o enriquecimento sem causa. Ademais, entendimento aplicado pela câmara, em várias oportunidades, de que a alteração do quantum arbitrado em primeiro grau é medida excepcional, que deve ocorrer tão somente quando verificada evidente excessividade ou irrisoriedade. Manutenção da sentença. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. (TJSC; AC 2014.009987-3; Capital; Quinta Câmara de Direito Comercial; Relª Desª Soraya Nunes Lins; Julg. 12/03/2015; DJSC 18/03/2015; Pág. 320) 

RECURSO DE APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DO INPI QUE CONCEDEU O REGISTRO DE MARCA DA 2ª APELADA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA DECISÃO DO INPI POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E VIOLAÇÃO DO ART. 124, V E XIX, DA LPI. NÃO OCORRIDAS. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA DA PROTEÇÃO AO NOME EMPRESARIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO NEGADO À APELAÇÃO.

I. Se a questão já foi adequadamente analisada por área técnica do INPI, não há vedação na utilização de seus fundamentos em outra decisão administrativa, até por medida de celeridade e economia administrativas. II. A violação ao art. 124, XIX, da lpi, pressupõe a existência de uma marca que seja reproduzida ou imitada por outra, o que não ocorreu no caso, vez que a marca anulanda é anterior àquelas supostamente reproduzidas. III. Em verdade, o cerne da controvérsia é saber os limites da proteção conferida pela legislação marcária ao nome empresarial no art. 124, V, da lpi. lV. O art. 1.166 do Código Civil limita a proteção ao nome empresarial ao estado em que forem registrados os atos constitutivos, podendo tal proteção ser estendida aos demais estados se houver pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais. Por outro lado, a proteção conferida pela legislação marcária tem âmbito nacional, conforme art. 129 da lpi. V. No âmbito do RESP 1.204.488/rs, o e. Superior Tribunal de justiça entendeu que, para que o nome empresarial goze de proteção em âmbito nacional, é necessário o seu registro em todas as juntas comerciais do Brasil. Além disso, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: ¿ (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos¿. VI. No caso em tela, o nome empresarial da apelante foi registrado no estado de são Paulo em 08.01.1990, ao passo que o nome empresarial da 2ª apelada foi registrado no estado do Ceará em 01.04.1991. Não há nenhuma prova nos autos de que de que as partes tenham obtido proteção ao nome empresarial em âmbito nacional. VII. Ausente a proteção ao nome empresarial em âmbito nacional, a sua reprodução ou imitação não constitui obstáculo ao registro de marca. Com base em tal entendimento, ainda que a anterioridade do nome empresarial milite em favor da apelante, não há óbice ao depósito de marca contendo o termo ¿domínio¿ por parte da 2ª apelada. VIII. Provimento negado ao recurso de apelação. (TRF 2ª R.; Rec. 0104002-32.2012.4.02.5101; Segunda Turma Especializada; Relª Desª Fed. Simone Schreiber; Julg. 11/12/2014; DEJF 22/12/2014; Pág. 209) 

COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Improcedência da ação e reconvenção Pretensão das partes, na verdade, de proteção ao nome empresarial de sociedade de fato por elas constituída enquanto conviventes, e depois do rompimento, com a finalidade de fabricação e comércio de doces Inaplicabilidade do regramento constante no Código Civil que visa proteção ao nome de pessoa natural, como integrante dos direitos de personalidade Hipótese dos autos diversa. Proteção ao nome empresarial que depende da inscrição dos atos constitutivos da sociedade no respectivo registro, o que lhe asseguraria o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado (art. 33, Lei nº 8934/94 e art. 1.166 do Código Civil), o que aqui não foi atendido pelas partes. Na mesma senda, o direito marcário depende de registro, conforme as disposições da Lei nº 9.279/96, o que as partes igualmente não realizaram Sentença mantida Recursos desprovidos. (TJSP; APL 0005075-71.2009.8.26.0368; Ac. 8016372; Monte Alto; Quarta Câmara Extraordinária de Direito Privado; Rel. Des. Salles Rossi; Julg. 14/11/2014; DJESP 21/11/2014) 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

Expressão "QUILOMBO" empregada por duas empresas do mesmo segmento empresarial. Nome empresarial protegido pelo arquivamento do contrato social na Jucesp e marca pelo registro concedido pelo INPI. Aplicação do principio da anterioridade. Não há se falar em violação do art. 6º da LINDB (antiga LICC) e 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Alegação de que não poderia prevalecer a anterioridade do registro do nome empresarial na Jucesp porque, na ocasião não estavam em vigor os artigos 33 da Lei nº 8934/94 e 1166 do Código Civil. Matéria regida pela Lei de Propriedade Industrial, artigo 130, e pelo art. 5, XXXIX, da Constituição Federal. Rechaçada a alegação de que a autora não possui exclusividade sobre a expressão "QUILOMBO", pois é expressão utilizada como "denominação geográfica" (segundo o apelante é o nome do Ribeirão que corta o município de Americana), pois, muito embora, seja expressão relacionada com a nossa cultura e história, ainda que o fosse para se referir àquela região, a expressão encontra-se registrada em nome da autora e, portanto, seu direito está amparado pela Lei. Aplicação do principio da exclusividade. A aplicação de tais princípios vai de encontro com os atos de concorrência desleal. Recurso não provido. (TJSP; APL 0106012-15.2012.8.26.0100; Ac. 7994881; São Paulo; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Ênio Santarelli Zuliani; Julg. 04/11/2014; DJESP 12/11/2014)